La filiale italiana della società di dispositivi medici Merrill Life Sciences ha intentato un’azione di richiamo contro Edwards Life Sciences. EP 3 646 825 Prima della divisione centrale di Parigi. Ora il tribunale ha emesso un’ordinanza riguardante la giurisdizione di base di tali procedimenti. All’udienza sulle eccezioni preliminari, il presidente e giudice relatore Paolo Catallozzi hanno affrontato la questione se la Divisione Centrale fosse competente – in questo caso, se la Divisione Centrale fosse il foro competente per esaminare la causa.

In linea di principio, qualsiasi parte può proporre ricorso di annullamento alla Divisione Centrale. Tuttavia, la controversia sul recesso tra Merrill ed Edwards (n. ACT_551308/2023 UPC_CFI_255/2023) è già pendente presso la divisione locale di Monaco. Sebbene Merrill Italy non sia parte in questa controversia, è una società controllata al 100% dalla convenuta nella controversia per violazione. Pertanto, il tribunale ha concluso che l’azione di nullità proposta da questa filiale della Divisione Centrale non costituisce manifesto abuso di diritto.

Merrill Italia può procedere

Paolo Catalozzi ha ora dichiarato ammissibile il ricorso di nullità della Merrill Italia. Continueranno quindi le operazioni principali nella divisione centrale di Parigi e proseguiranno anche le operazioni in sospeso della divisione locale di Monaco. In seguito a questa decisione si è posta la questione di come l’UPC avrebbe potuto impedire che due sezioni dello stesso tribunale decidessero in prima istanza sulla validità di un brevetto.

Attualmente, ci sono molte opportunità per questo nelle regole del tribunale. Ad esempio, due procedure nulle possono essere riunite a Monaco, oppure le procedure nulle pendenti a Monaco possono essere deferite alla Divisione Centrale di Parigi. Da un punto di vista pratico, gli sviluppi sono incoraggianti per i partiti che attualmente lavorano sulle loro strategie UPC.

La lingua non viene considerata

Le indagini ruotavano attorno alla definizione di chi fosse un partito e quali interessi economici perseguissero. Le eccezioni preliminari, oltre alla competenza della divisione, possono riguardare anche questioni di rinuncia e di lingua del procedimento. Tuttavia, il procedimento tra Merrill ed Edwards non ha sollevato le ultime due questioni.

Contro il rigetto dell’eccezione preliminare, unitamente al ricorso contro la decisione definitiva del giudice nella causa principale, le parti possono ricorrere in appello, oppure possono ricorrere direttamente entro 15 giorni.

In questo caso il giudice della sezione di Parigi è di lingua italiana e gli avvocati sono di lingua francese, tedesca e inglese. L’udienza e tutte le comunicazioni si sono svolte nella lingua del brevetto, che in questo caso era l’inglese.

In una controversia internazionale

Sono state completate due azioni tra Merrill ed Edwards EP 3 646 825 (ACT_551308/2023 e App_572915/2023) sono attualmente pendenti presso la Divisione Locale di Monaco, due procedimenti di infrazione UPC sono pendenti presso la Divisione Nordic-Baltica di Stoccolma. EP 2 628 464 (ID caso: ACT_459769/2023). Questo caso riguarda un sistema costituito da una valvola protesica e un catetere di rilascio.

Allo stesso tempo, numerose controversie sono in corso nei tribunali nazionali. Ad agosto, dopo l’ultima decisione tra Merrill e Edwards, il tribunale distrettuale dell’Aia si è pronunciato a favore di Merrill. La corte ha respinto le accuse di violazione di Edwards e ha invalidato la parte olandese del suo brevetto EP 3 494 930, “Per un telaio di fissaggio di opuscoli per una valvola artificiale” (ID caso: C/09/630115 HA ZA 22-460), per mancanza di novità. Edwards ha chiesto un’ingiunzione.

Consulenza dettagliata

Per la sua prima controversia sui brevetti in Europa, in Germania, Merrill Life Sciences si è affidata a un team formato da Andreas von Falk, partner di Hogan Lovells. Lo studio opera per conto della società nei Paesi Bassi, guidata dal socio Ruud van der Velden, con sedi spagnole e italiane nei rispettivi paesi. L’avvocato specializzato in brevetti Alexander Klicznik ha gestito la procedura di opposizione presso l’EPO.

In Inghilterra, Merrill ha assunto una squadra da Kirkland & Ellis. Altrove, altri studi legali coinvolti per Meril sono stati Gide Loyrette Nouel in Francia e Plesner in Danimarca. Per Merrill, un team composto da Emmanuelle Laurier e Raphael Dequiere-Portier di Gide e Anne Seibel di Regimbo ha guidato i lavori a Parigi. Collaborazione nel contenzioso sui brevetti UPC Gide x Regimbeau – Un team di avvocati specializzati in brevetti ha agito per un cliente in un contenzioso sui brevetti. Per diversi anni, Gide e Regimbeau hanno collaborato in modo non esclusivo, ufficializzando l’alleanza nel maggio 2023, poco prima dell’apertura dell’UPC.

Nessuna sorpresa

Bird and Bird e Powell Gilbert sono consulenti abituali di Edwards Life Sciences in Europa. Il socio di Monaco Boris Gray ha rappresentato l’azienda nel procedimento di Parigi. Ha anche agito per conto dell’azienda nella controversia sulle valvole cardiache contro Boston Scientific fino a quando le due parti non hanno raggiunto un accordo all’inizio del 2019.

Attualmente, i gruppi National Bird e Bird forniscono consulenza a Edwards Life Sciences nella maggior parte dei mercati. Nel 2021 in Francia, il gruppo parigino attorno ad Anne-Charlotte Le Bihan ha organizzato una fiera per catturare i prodotti di Meryl. La società assunse Powell Gilbert in Inghilterra per rappresentare la società americana di tecnologia medica in varie controversie sui brevetti. Des Waldron di Powell Gilbert guidava l’azione nella divisione centrale dell’UPC.

Bernhard Thum del consulente in brevetti Thum & Partner con sede a Monaco ha collaborato con Baird & Baird nella procedura EPO.

Merrill in Italia
Aquilone (Parigi): Emmanuelle Laurier, Raphael Dequiere-Portier (entrambi protagonisti, entrambi partner); Associati: Luca Chevalier, Ludivine Mesirel-Margot, Carol-Ann Bauer
Rezimbaev (Parigi): Anne Seibel (associata); Partner: Aurélien Grimberg, Julien Guesnier (tutti consulenti in brevetti)

a Edwards Life Sciences
Uccello e uccello (Monaco): Boris Gray (partner); Partner: Elsa Tzschoppe, Ioana Hategan
Powell Gilbert (Londra): Des Waldron (associato)

Tribunale dei brevetti consolidatoDivisione Centrale, Parigi
Paolo Catalozzi (Presidente e Giudice Relatore)